专利代理人实务复习总结(包括简答题)(8200字)

来源:m.fanwen118.com时间:2021.3.4

一、权利要求书:

发明专利申请的权利要求可以包括产品权利要求、方法权利要求(方法和用途);实用新型专利申请权利要求只可以产品权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

如何判断是否为必要技术特征:在独立权利要求中不写入某技术特征,是否导致技术方案不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题。

独立权利要求包括前序部分和特征部分:前序部分:发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征;特征部分:发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征不同的区别的技术特征。

从属权利要求包括引用部分和限定部分:引用部分:所引用的权利要求的编号和主题;限定部分:附加技术特征。

1、 权利要求书撰写常见错误

1独立权利要求缺乏必要的技术特征或者写入非必要技术特征; ○

2权利要求写入含义不清楚或者模糊的词语; ○

3权利要求写入不会产生技术效果的说明; ○

4从属权利要求的主题名称与被引用的权利要求主题名称不一致; ○

5从属权利要求的限定部分的某些技术特征在被引用的权利要求中缺乏引用基○

础;

二、实质审查意见陈述书的撰写

主要条款

专利法第三十八条发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后,国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的,应当予以驳回。

细则第五十三条依照专利法第三十八条的规定,发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指:(一)申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的;(二)申请不符合专利法第二条

第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的;(三)申请的修改不符合专利法第三十三条规定,或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

专利法第五条对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权。

专利法第九条同样的发明创造只能授予一项专利权。但是,同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

第二十五条对下列各项,不授予专利权:

(一)科学发现;

(二)智力活动的规则和方法;

(三)疾病的诊断和治疗方法;

(四)动物和植物品种;

(五)用原子核变换方法获得的物质;

(六)对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第(四)项所列产品的生产方法,可以依照本法规定授予专利权。 专利法第二条第二款 发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

专利法第二十条第一款 任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

第二十二条授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效

果。

本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

专利法第二十六条第三款 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点(主要为前半段)---即说明书应当满足充分公开发明或者实用新型的要求

专利法第二十六条第四款 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。---即权利要求应该得到说明书的支持

专利法第二十六条第五款 依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。

第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

细则第二十条第二款 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

细则第四十三条第一款 依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。

第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

细则第三十四条依照专利法第三十一条第一款规定,可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征,其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体,对现有技术作出贡献的技术特征。

细则第四十二条一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,

申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请。国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的,应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改;申请人期满未答复的,该申请视为撤回。分案的申请不得改变原申请的类别。

第四十三条第一款依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围。

1.总的要求:专利法第33条

修改的时机:主动修改:发明自提出实质审查请求时或收到实质审查通知书之日起3个月内;实用新型自申请日起两个月

被动修改:根据通知书中指出的缺陷进行修改

2.细则51条第3款 申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

3.主动修改以克服审查意见通知书中未指出的但申请文件中存在的形式缺陷或明显错误。

论述的套路:

(一)修改后的权利要求书

(二)意见陈述书

尊敬的审查员:

(起始语段)申请人仔细地研究了您对本案的审查意见,针对该审查意见所指出的问题,申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下:

(修改说明):说明哪些权利要求是针对审查意见指出的哪些实质性缺陷进行了修改,指出修改部分增加的技术特征和/或包含该修改后技术特征的权利要求技术方案在原申请文件中的出处,表明修改符合《专利法》33条和《专利法实施细则》第51条第3款的规定;首先说明对第一独立权利要求的修改,再说明其从属权利要求,随后说明对其他独立权利要求及其从属权利要求的修改;当修改也克服了审查意见中未指出的缺陷时,指出所作修改针对申请文件存在的形式缺陷和明显实质性缺陷而进行,这样的修改可视作是针对通知书指出的缺陷进行的修改,也符合《细则》51条第三款的规定。)修改了独立权利要求1,(删除

了技术特征“?”)并根据《细则》21条第一款相对于本发明的最接近的现有技术对比文件K划分前序部分和特征部分,将原权利要求X的全部技术特征写入前序部分,并在特征部分加入以下技术特征:?,以使该独立权利要求符合《专利法》第22条关于新颖性和创造性的规定。该修改的依据来自于说明书实施例X和实施例Y、说明书第A段(第B行)以及图U。修改了从属权利要求XX的主题名称,使其与引用的权利要求的主题名称相一致。克服了原权利要求XX中“特别是”和“例如”所导致的权利要求不清楚的缺陷。删除了原权利要求XX,因为对比文件XX已公开了?,使其不具有新颖性或创造性。将原独立权利要求X修改成新的独立权利要求Y以保护与独立权利要求1对应的方法或设备权利要求,修改的依据来自于?。原权利要求书中出现的“XX”为错别字,修改为“YY”。

以上修改均未超出原始说明书和权利要求书说记载的范围,符合《专利法》

第33条的规定。具体修改内容参见修改后的权利要求书。

(针对审查意见指出的缺陷具体陈述意见:)审查意见没有涉及的缺陷不必进行说明。对各个审查意见的意见陈述,编号分段撰写。不同意的,指出不存在所述缺陷的理由;认可存在缺陷的,论述修改后的专利申请文件已消除所述缺陷的理由;部分同意的,说明修改已消除所述缺陷的理由,同时说明审查意见中的不妥之处及理由)

(结束语段:)申请人相信,修改后的权利要求书已经完全克服了第一次审查意见通知书中指出的(如新颖性和创造性)的问题,并克服了其他一些形式缺陷,符合《专利法》及其实施细则和《专利审查指南》的有关规定。如果审查员在继续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷,敬请联系本代理人。

XX代理人

1关于新颖性和创造性的意见陈述 ○

权利要求2至4是对独立权利要求1作进一步限定的从属权利要求,在权利要求1具备新颖性(创造性)的基础上,权利要求2至4也具备新颖性(创造性),符合《专利法》第二十二条第二款(第三款)的规定。

三、无效宣告

主要条款

专利法第四十五条 自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

细则第六十五条依照专利法第四十五条的规定,请求宣告专利权无效或者部分无效的,应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据,具体说明无效宣告请求的理由,并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由,是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定,或者属于专利法第五条、第二十五条的规定,或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。(细则第65条第二款为无效的理由(比驳回的理由少了专利法第31条单一性的规定以及专利法26条第5款说明遗传资源直接来源和原始来源)

专利法实施细则第69条 在无效宣告请求的审查过程中,发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

修改的原则:不得改变权利要求的主题名称;不得扩大保护的范围、不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

修改的方式:权利要求的删除、合并和技术方案的删除

合并只能针对相互无从属关系的属于同一独立权利要求的权利要求。合并后的权利要求应包含全部技术特征。对独立权利要求未作修改时不得使用合并。

修改方式的限制:做出审查决定之前,可以进行删除。合并只针对:无效宣告请求书、请求人增加的无效理由和补充的证据、复审委引入的请求人未提及的理由和证据。

1.无效宣告请求书

专利复审委员会:

一、(起始语段:无效宣告请求的对象、法律依据、无效的理由和范围)本

请求人XX根据《专利法》第四十五条和《专利法实施细则》第六十五条的规定对专利号为XXX、专利权人为XX、名称为“XXX”的发明专利(或实用新型专利)提出无效宣告请求,该专利的申请日为XX,优先权日为XX,授权公告日为XX。

本请求人以上述发明专利(或实用新型专利)的权利要求XX不符合法条XX1的规定、权利要求XX不符合法条XX2的规定为理由,请求宣告该发明专利权(或实用新型专利)全部(或部分)无效。

二、(阐述无效的理由)

编号列出所有证据,提供文献号、公开日期等必要信息。本请求人以下述对比文件作为请求宣告专利无效(或部分无效)的证据:

证据1:??,由于公开日?,构成本专利的现有技术(或抵触申请)。 简要说明专利文件的内容(即简单指出要求保护的主题)本专利的权利要求1要求保护?。根据说明书的记载,该专利解决的技术问题是?,(取得的技术效果)等。

按重要性顺序编号分节说明理由(每一个理由都要指明针对的权利要求、采用的证据并具体分析),

三、(结束语段:总结陈述专利存在哪些不符合《专利法》及其实施细则的相应条款的规定,明确请求专利权全部无效或部分无效)综上所述,专利号为XX的发明专利(或实用新型专利)的权利要求XX相对于证据X不符合《专利法》及其是实施细则XX的规定,因此请求专利复审委员会宣告上述发明专利(或实用新型专利)全部(部分)无效。

2.针对无效宣告请求书的意见陈述书

专利复审委员会:

(起始格式段:陈述书针对的对象以及专利权人的请求,明确指出无效宣告请求的案件编号)专利权人接到专利复审委员会转来的请求人XXX于XX年XX月XX日提交的《专利权无效宣告请求书》及所附对比文件X,随后又收到请求人XXX于XX年XX月XX日提交的补充意见及对比文件X1。现针对无效请求人提出的请求宣告本专利权无效的理由和证据进行答辩。具体如下:

(修改说明:写明进行了哪些修改,对于采用合并方式修改而成的权利要求,应该明确指明记载在原说明书中何处,说明修改符合要求。)将独立权利要求1删除并将从属权利要求2和3合并形成新的独立权利要求1。新修改的独立权利

要求1的技术方案已记载在原说明书中结合图X和图X1所描述的本专利的包装体的第一实施例中。删除了授权公告的权利要求X中的“?”的技术方案,此外还相应地修改了权利要求的编号和引用关系。修改后的独立权利要求1没有超出原说明书和权利要求书记载的范围,且符合《专利法》及其实施细则和《专利审查指南》中关于无效期间对专利文件修改的各项规定。专利权人请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上进行审查。

(陈述意见:1.对于不属于细则65条第2款的理由,单独一节作出说明;

2.针对无效理由具体说明修改后的权利要求为何已消除无效理由所涉及的本专利文件的缺陷;请求人提出多个无效理由的,分节逐条说明理由为何不能成立;

2.虽然属于细则65条第2款的理由但在提交请求之日起1个月内未作具体说明的理由,请求不予考虑;3.对于逾期举证且不属于公知常识的证据或未结合证据阐述无效理由的证据请求不予考虑;4.需要反证的,编号列出反证材料,在陈述中结合所有反正材料作出具体说明;5.针对无效理由涉及的对象(如某权利要求)和依据的证据和事实做出说明,一个理由涉及多个证据的,说明理由不能成立时应针对所有证据作出分析。)

专利权人相信,经过修改的权利要求1符合《专利法》及其实施细则的各项规定,符合(无效理由涉及的法条)。具体理由如下:

(结尾语段:明确指出请求人的哪些无效理由不能成立,请求专利复审委员会(在修改的权利要求书的基础上)维持本专利有效。)综上所述,请求人提出的无效宣告理由XX不成立(或均不成立),因此请求专利复审委员会(在此修改文本的基础上)依法维持本专利权有效。

四、简答题

1、合案申请和分案申请

专利法第三十一条第一款 一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。

专利法实施细则第三十四条 可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思两项以上的发明或者实用新型,应当在技术上相互关联,包含一个或者多个相同或者相应的技术特征。

独立权利要求与现有技术分析对比分析哪些技术特征是特定的技术特征,这

些独立权利要求中是否具有至少一个特定技术特征。

2、新颖性判断原则

专利法 第二十二条第二款 新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

相同内容的发明和实用新型:技术领域、解决的技术问题,技术效果和预期效果实质上相同;单独对比。

3、创造性判断原则

专利法 第二十二条第三款创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。

1突出的实质性特点:确定最接近的现有技术(技术领域相同、所解决的技○

术问题、技术效果或者用途最接近、或者公开了发明技术特征最多的现有技术);确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;对本领域的技术人员来说是否显而易见。

2显著的进步:发明有益的技术效果。 ○

4、最接近的现有技术

最接近的现有技术,是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案,它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术,例如可以是,与要求保护的发明技术领域相同,所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术,或者虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是,在确定最接近的现有技术时,应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

5、关于专利文件的修改

1专利法第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和○

实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

2专利法实施细则第五十一条 发明专利申请人在提出实质审查请求时以及○

国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个

月内,可以对发明专利申请主动提出修改。

实用新型和外观设计专利申请人自申请之日起2个月内,可以对实用新型和外观设计专利申请主动提出修改。

申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

3专利法实施细则第五十一条 请求人在提出复审请求时或在对专利复审委员会○

的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件,但是修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

4专利法实施细则第六十九条 在无效宣告请求的审查过程中,发明和实用新型○

专利的专利人可以修改其权利要求书,但不得扩大原专利保护的范围。

发明和实用新型专利的专利人不得修改专利说明书和附图,外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

权利要求书的修改方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。

6、不丧失新颖性的宽限期

第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内,有下列情形之一的,不丧失新颖性:

(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;

(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;

(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的。

7、优先权

第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。

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