注册商标转让需要注意的问题

注册商标转让需要注意的问题

商标转让流程

所谓商标转让,就是是商标注册人在注册商标的有效期内,按照法定的程序,将商标的专用权转让给另一方的一种行为[1] 。

一些企业在商标被核准注册后便置之不理,商标处于闲置状态,没有发挥出应有的作用。一些想要注册商标 的企业,却因不愿耗费精力准备申报材料,或不愿花费将近一年的时间等待审批,始终与商标无缘。通过宣传商标转让相关法规和流程,商标转让既促 进了企业品牌创建,又帮助企业盘活了资产。

转让形式

注册商标的转让是商标注册人在注册商标的有效期内,依法定程序,将商标专用权转让给另一方的行为。注册商标的转让一般有以下几个形式: 合同转让

转让人通过合同,规定转让注册商标的内容、相互间的权利、义务和违约责任等,这种形式的转让一般是有偿的,即转让人通过转让注册商标专用权而收取一定的转让费用[1] 。

继受转让

注册商标的继受转让,有两种情况:(1)注册所有人(自然人)死亡即其生命结束后,有继承人按继承程序继承死者生前所有的注册商标。(2)作为注册商标所有人的企业被合并或被兼并时的继受移转[1] 。

因行政命令而发生的转让

注册商标转让需要注意的问题

解散或转产,必然会发生注册商标主体变化的问题[1] 。

商标转让流程

1、商标转让流程[2] 包括:申请→受理→审查→公告→核发转让证明。

2、商标转让所需文件:

A、《转让申请/注册商标申请书》;

B、转让人和受让人的身份证明文件(复印件);

C、委托代理的提交受让人出具的《代理委托书》,直接在受理大厅办理的提交受让方经办人的身份证原件和复印件;

D、申请移转的,还应当提交有关证明文件;

E、申请文件为外文的,还应提供经翻译机构签章确认的中文译本。

3、商标转让时间:大约需要6-10个月左右。

商标转让准备材料

申请商标转让须使用国家工商行政管理总局制定、公布的统一格式的申请书。该申请书可以到商标局注册大厅索取。也可在网上下载。委托商标代理组织办理的,则由代理组织提供。

办理商标转让申请须向商标局提交以下文件:

1、《商标转让申请书》一份,申请书上应加盖申请人及受让人的印章;

2、由受让人加盖公章的《商标转让委托书》;

3、受让人《营业执照》的复印件;

4、按规定交纳商标转让申请等费用;

5、如果委托专业机构申请还要需交纳部分费用(规费由委托机构定收);

商标转让时间

注册商标转让需要注意的问题

2、自确立申请日起三到四个月可以收到转让《核准转让注册商标证明》。该证明需跟原《商标注册证》一并使用。

3、《核准转让注册商标证明》标注的日期为转让注册的生效日期

公告领证

通过代理的申请:商标局审查核准后发布公告并由代理人向转让商标受让人发送《商标注册证》[1] 。

直接办理注册转让的申请:商标局审查核准后发布公告。转让注册受让人应在接到《转让注册通知书》后三个月内到商标局领证,同时还应携带:

(一)领取《转让注册通知书》的介绍信;

(二)受让人身份证及复印件;

(三)营业执照副本原件,复印件应加盖当地工商部门的章戳

(四)领取《转让注册通知书》;

(五)受让人名义变更的需附送工作部门出具的变更证明。

注册商标转让需要注意的问题

办理注册商标转让手续必须符合以下规定:

(一)受让人必须具备商标注册申请人的资格;

(二)受让烟草制品、人用药品的注册商标时,受让人必须附送相应的证明;

(三)转让人必须将其在同一种或类似商品上注册的相同或近似的商标一并转让,而不能转让一部分、自己再留一部分使用,或者将另一部分转让给第三人;

(四)商标所有人如果已将该商标许可他人使用,办理转让之前,必须征得被许可人同意,按照使用许可合同的规定,处理好善后事宜,不得因转让损害被许可人的利益。

 

第二篇:美国商标注册注意事项

美国商标注册注意事项

美国参加的国际组织和国际公约:世界知识产权组织、《保护工业产权巴黎公约》、《马德里协定议定书》

可注册商标:商品商标、服务商标、集体商标、证明商标和立体商标 商标保护原则:在先使用原则

一、商标申请基础

就商标申请制度而言,申请美国商标与申请中国商标最大的区别在于获得美国商标的注册是基于实际使用,而非如我国基于在先申请无抵触就能取得注册。

(1)基于在美国商业中的实际使用,即Use in commerce。所谓commerce,指的是美国宪法所规定的合法的商业交易,例如州与州之间的商业行为或美国与其他国家之间的商业行为。Use in commerce必须是在通常商业交易过程中的意向使用,并不是为了保持权利存续的简单使用。对于商品商标而言,商标可以使用于商品上、商品容器上或出现在关于商品的展示上,该商品必须在商业中实际销售或运输。对于服务商标而言,服务商标必须通过商业销售或广告而实际使用或得到展示。此基础适用于在申请商标时已经就商标标识进行了商业中的实际使用。在递交商标注册申请的同时需提交一份宣誓声明,声明该商标已在商业中实际使用及最先使用的时间、地点,并同时提供商标使用的实样。商标使用的实样就商品商标与服务商标而又有所不同。商品商标的实样可以是体现商标的商品标签、包装、容器、商

标实际使用的照片、不需要提供商品本身,但是#5@p、定单、提货单、传单、小册子、印有抬头的信笺或商业卡片等不能作为商品商标的实样提供;服务商标的实样可以是体现服务的标签、小册子、广告或证明与服务相关联的商业卡片及文具,抑或是对服务进行广告的照片,总之服务商标的实样上不仅要有商标,而且要能体现所涉及到的相关服务。

(2)基于在美国商业中的意向使用,即Intend to use。意向使用是指申请人真诚地打算在美国商业中使用待申请的商标。此基础适用于在递交商标申请时并未使用过该商标的情形。但以此基础递交申请后于获得商标注册前必须在商业中实际使用该商标。基于此基础申请后,美国专利商标局会发出接受通知,即Notice of Allowance,申请人在接到此通知后应当在该通知签发之日起六个月内提交商标实际使用的声明,如果申请人在此阶段仍未在商业中实际使用该商标,须提交延期使用声明,即a Request for an Extension of Time to File a Statement of Use,以此获得六个月的延期,同时就每个类别须交纳150美金的延期费,否则该商标申请将被撤销。每六个月到期前,申请人可再申请六个月的延期,但自美国专利商标局发出接受通知之日起三十六个月内,申请人仍未提交实际使用的声明,该商标将最终不被授予注册。因此实际上申请人在申请时未使用其商标,但最晚应自收到美国专利商标局的接受通知之日起三年内在商业中实际使用商标,并提交实际使用声明,否则将得不到注册商标。

(3)基于在先六个月的优先权申请,即Foreign priority(与意向使

用声明结合)。根据美国所参加的相关国际条约的规定,通常是指巴黎公约的规定,在本国申请之日起6个月内,可以基于申请人本国申请的优先权向美国递交商标申请,美国承认本国的申请日作为美国申请日。由于本国申请时,该商标通常仍未在商业中实际使用,因此以此基础申请时,通常要与意向使用声明相结合。但以此基础申请美国商标获得注册的前提是本国商标要获得注册,如果本国商标最终在本国没有被获得注册,则在美国的申请也随之撤销。

(4)与意向使用声明相结合的基于国外已注册的申请,即Foreign registration。当外国申请者想通过在美国商业中的意向使用来申请美国商品或服务商标时,修改后的美国商标法规定无论是基于优先权的申请或是外国在先申请,都必须由申请者出具在美国商业中实际意向使用声明。

二、商标申请的受理机关

上述所称的所有商标申请都是指直接向美国专利商标局,即United States Patent and Trademark Office,简称USPTO提出的商标申请。在美国,商标的地域性不仅体现在国与国间,而且还体现在州与州间。美国专利商标局作为受理全国商标申请的机构,同时各州也有商标立法权及受理商标申请的州级注册机关。但各州及商标注册机关都无权接受外国人的商标申请,因此,就我国国内企业而言所要申请美国商标指的是向美国专利商标局递交商标申请。

三、商标申请的方式

现行申请美国商标可通过两种方式:

一为纸件邮寄的方式;

二为电子申请。

通过电子申请与纸件邮寄申请的程序略有不同,但电子申请的优点显而易见:美国专利商标局的网站除了在电脑维护的情况下,一天24小时接受电子申请,无论是节假日、周末或每天工作时间结束后;同时通过电子申请的费用也比纸件申请的费用要低廉;在提交电子申请后,申请人立即能收到关于此商标申请系列号(即Serial number)的电子邮件回复,而通过纸件邮寄递交商标申请通常需要两至三周才能获得载有商标申请系列号的受理通知书。由于电子申请的上述优点,因此目前大部分的商标申请是通过电子申请递交。

四、商标申请时必须包括的要素

与纸件申请相同的是,没有经申请人签署的电子申请同样可以获得商标的申请日,但是这并不意味着电子申请商标可以缺少如下信息:

(1)申请人姓名或名称;

(2)申请人的联系地址;

(3)清楚的商标标识;

(4)待申请的商标名或服务名;

(5)至少缴纳一个类别的商标申请费。

如果缺少上述信息,美国专利商标局将会驳回商标申请。

商标申请的申请日以美国专利商标局收到日为准。因此,如果是通过纸件邮寄申请,商标的申请日为美国专利商标局实际收到函件日;如果是通过电子申请,申请日为美国专利商标局的服务器接受到电子申请之日。

五、商标申请后流程介绍

(1)审查

在递交商标申请后,经审查员的审查,如果认为该商标不能被注册,则会发出信函即Office action,列明商标被拒绝注册的实质理由及其他技术上或程序上的缺陷让申请人进行答复。如果是一些微小的缺陷,审查员也会通过电话或电子邮件与申请人进行沟通解决。在审查员发出Office action后,申请人必须自Office action邮寄之日起六个月内完成答复,否则将被视为放弃对该商标的申请。

如果商标申请人的答复并没有克服所有的列明缺陷,商标局会发出最终拒绝通知,即Final refusal,在此情况下,申请人只能通过支付额外费用后向美国专利商标的行政法庭——商标评审委员会,即Trademark Trial and Appeal Board,简称TTAB上诉来救济。

(2)公告

如果审查员没有发现该商标具有不被注册的缺陷或申请人通过答复克服了Office action中所列的所有缺陷,审查员将会将该商标公布于美国商标公告,即Official Gazette上。

(3)异议

商标公告后,美国专利商标局会向商标申请人发出公告通知,告知其商标公告的具体时间。自商标公告之日起30天内任何第三方如认为该公告的商标的注册将会损害其利益都可向美国专利商标局提出异议,或请求延期提出异议。如果在商标公告期内无人提出异议或提出异议的理由不成立,该商标将进入注册程序。

商标要获得注册必须有实际商业使用的证据。如果该商标是基于商业实际使用或基于本国已获注册提出申请,并且在商标公告期内,无人提出异议或要求延期提出异议,则通常情况下美国专利商标局会在商标公告后12周后颁发商标注册证;如果该商标是基于意向使用申请,并且在商标公告期内,无人提出异议或要求延期提出异议,则通常情况下美国专利商标局会在商标公告后12周后颁发如上述一中(2)所述之Notice of Allowance,申请人应根据是否实际在商业中使用该商标的情况或声明已使用或请求延期提出使用声明。

六、商标注册期限及保护

商标注册的有效期为10年,自商标获得注册之日起计算。10年期限届满前1年内或10年期限到期后6个月内的宽展期可进行商标的续展,每次续展期同样为10年。自商标获得注册后5年期限到期后的1年内,商标权人应向美国专利商标局提交该商标已在商业中连续使用5年并且目前仍在使用的声明,否则将导致商标被中止撤销。

通过马德里注册体系在美国注册商标应注意的事项

20xx年11月2日,马德里议定书正式在美国生效,这意味着美国也承认了马德里注册的便利性———通过一次申请、一种语言、一种货币,就可以进行多个国家的商标注册。美国的加入,对于推动世界知识产权保护体系的健全和发展具有深远的意义。美国为了适应加入马德里体系的要求,也相应修改了国内法。除了马德里议定书的一般规定外,一项国际申请在美国要求延伸保护还会遇到一些特殊规定,在某些情况下申请人甚至需要直接回复国际局(IB)和美国专利商标局(USPTO)的审查意见,这对于国内申请人来讲是一个巨大的挑战。下面,笔者就国际申请在美国要求延伸保护时的程序和需要注意的问题进行简单的论述,希望能够为有意通过马德里议定书进行国际注册并在美国要求延伸保护的国内申请人有所帮助。

一、提出延伸保护申请和申请日的确定

一项国际申请,如果要求在美国得到延伸保护,就必须提出请求,该请求可以在国际申请中提出,也可以在国际局注册申请商标后的后续指定中提出。国际局会将延伸保护申请通过电子文档形式转给美国专利商标局。

如果是在国际申请中提出的延伸保护请求,申请日就为国际注册日;如果是在后续指定中提出的延伸保护请求,申请日就为国际局记录的后续指定日。

二、意图使用声明

申请延伸保护的请求必须要包括—份声明,表明有真实的意图在美国使用申请商标。作出该声明的人必须要确信申请人有权在商业上使用申请商标,并且根据其所知,没有其他个人、公司、团体有权在商业上使用与申请商标相同或者近似商标,以免引起混淆和误认。

有资格签署声明的人包括对申请人有法律约束力的人,对申请人有确切了解或者能够代表申请人的代理人和经申请人授权的美国专利商标局确定的执业律师。

意图使用声明是在国际局注册所需文件的必备部分,审查员不会审查在国际注册申请中是否有意图使用声明,也不会核发这方面的审查意见。

三、对延伸保护请求的审查

对于请求延伸保护的国际注册的审查标准和在美国主注册簿申请注册商标的标准相同。根据规定,要求延伸保护的商标是不可以在副注册簿登记注册的,因此,申请商标必须是在主注册簿可以注册的,否则延伸保护请求将被驳回。

美国专利商标局会将第一次审查意见通过国际局转达给申请人,第二次及以后的审查意见都将按照申请书的通讯地址直接寄给申请

人。所以,正确填写申请书的地址尤为重要。美国专利商标局可以根据申请人的要求变更通讯地址,但不能变更国际申请的代理人的名称和地址,变更代理人的名称和地址的申请必须向国际局提出。

四、驳回通知

美国专利商标局必须在接到国际局的延伸保护申请的18个月内作出是否保护的决定,如果驳回,理由应基于以下3点:

1.审查未通过;

2.被提出异议;

3.18个月后被异议的可能性,如果USPTO向国际局发出这样的决定,则必须在异议期开始后的7个月内或者异议期结束后的一个月内作出驳回裁定。

美国专利商标局作出的驳回决定会通过国际局转交给要求延伸保护的申请人,而申请人的回复意见则直接交给美国专利商标局,不必再通过国际局。

五、延伸保护证书

如果要求延伸保护的商标在公告后没有人提出异议或者异议均不成立。美国专利商标局就会核发延伸保护证书并在官方公告上公布。

六、国际注册转化为国内注册

如果国际局根据商标基础注册国的要求全部或者部分撤销了国际注册,申请人可以将被撤销延伸保护的商标的部分或者全部指定商品或服务转化为美国的国内注册。但是转化申请必须在国际注册被撤销之日起3个月内提出,并且只有在基础申请或者注册被撤销的情况下,国际注册才能转化为国内注册,如果是因为没有续展、所有人自己撤销或者其他原因被撤销,则该国际注册不能转为国内注册。

国际注册人必须直接向美国专利商标局提出转化申请,转化申请会按照美国国内法律程序进行审查,而所有转化程序并不涉及到国际局。

在美国加入马德里体系之前,中国的申请人如果要在美国申请注册商标,一般都是通过美国的律师事务所进行办理,费用高昂,因此很多国内申请人不愿在美国过多地注册商标,更别提实施商标战略了。现在申请人可以充分利用马德里体系的便利性在美国注册商标,更加有效地实施商标战略。当然,在注册的过程中可能出现的问题远不止本文所述的几点,但只要把握了特性问题,其他问题解决起来就容易多了。

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